¿Qué les gusta / disgusta a los inventores de trabajar con un abogado de patentes para preparar solicitudes de patentes?

Un buen abogado de patentes:

  • Escuche eficientemente una idea potencialmente patentable y comprenda dónde podría estar el mayor valor comercial para obtener una patente en esta área (requiere comprender algunos aspectos de su negocio, competencia y áreas de crecimiento futuro). También podría requerir comprender qué defensa sería útil contra otras patentes de la industria.
  • Establezca un proceso eficiente para recopilar la información requerida para redactar la solicitud de patente (la divulgación inicial).
  • Sea lo suficientemente competente técnicamente como para no tener que usar mucho tiempo entendiendo la divulgación para crear el primer borrador de la patente propuesta.
  • Creará un primer borrador que sea lo suficientemente bueno y preciso como para que los inventores puedan corregirlo con una edición ligera.
  • Establecerá un proceso de revisión eficiente para pasar del primer borrador al borrador final.
  • Manejará casi toda la interacción con la oficina de patentes por sí mismo, consultando a uno de los inventores u otra persona designada de la compañía solo cuando se deban hacer cambios significativos o se deba tomar una decisión estratégica.
  • Terminará con la patente de mayor alcance posible en el área relevante.
  • Descubrirá cómo conducir todo el proceso hasta su finalización, aunque los inventores generalmente están muy ocupados y, naturalmente, no querrán pasar el tiempo requerido en la revisión / retroalimentación de patentes.

Un abogado de patentes malo:

  • No sabe nada acerca de su negocio y qué tipos de patentes serían potencialmente “buenas para el negocio” en lugar de simplemente otra muesca en la lista de patentes y más dinero gastado en abogados de patentes.
  • Tómese mucho tiempo para recopilar la divulgación inicial y frustrará regularmente a aquellos que intentan explicar la invención porque realmente no entenderán la tecnología.
  • Continúe haciendo muchas más preguntas y tómese mucho más tiempo durante la redacción de la patente porque realmente no entendieron las cosas en el momento de la divulgación.
  • Presente un primer borrador de la patente que tenga tantos errores e inexactitudes que los revisores no sientan que pueden simplemente comentarlo de manera eficiente, sino que sientan que tienen que reescribir las partes principales o tener otra reunión de divulgación para enderezar las cosas. y solicite un nuevo borrador escrito.
  • Presente un primer borrador que pierda el mayor valor comercial potencial en las reclamaciones.
  • No tendrá un proceso de revisión eficiente y requerirá mucho tiempo de los inventores durante la visualización.
  • No conducirá a conclusiones de manera eficiente, por lo que las patentes permanecerán en la etapa de borrador mucho más de lo debido y las fechas de presentación serán mucho más tardías de lo que podrían ser (y los costos también serán más altos).
  • Requerirá mucho apoyo cuando se reciban los comentarios de la oficina de patentes y se deba modificar la solicitud de patente.
  • No comprenderá qué áreas amplias son las más valiosas para proteger y modificará la solicitud de patente de formas menos deseables para tratar los comentarios de la oficina de patentes, lo que terminará con una patente más limitada de lo posible.

Conocí algunas de las dos categorías, pero en su mayoría he tenido una buena experiencia con los abogados con los que he trabajado (una patente de la que soy inventor recién emitida hace unas semanas).

Para mí, los mayores problemas han sido:

  • Exceso de entusiasmo sobre patentar todo lo posible (posiblemente motivado financieramente)
  • Falta de comprensión de los conceptos de tecnología básica que resultan en que los “inventores” tengan que microgestionar el proceso para terminar con buenas patentes.
  • Firmas obligatorias continuas y una gran cantidad de papeleo fuera del trabajo real real que se realiza.

Mi motivo favorito es el lenguaje en el que están escritas las patentes. Es una mezcla extraña de jerga técnica y jerga legal, impenetrable tanto para los técnicos como para los abogados que no han pasado por eso antes. Te sorprenderá cuántas veces pueden aparecer “en una posible realización” y “uno o varios” en solo unos pocos párrafos de una descripción.

Además, el formalismo en torno a lo que hay en las figuras. Cada patente en la que he trabajado ha tenido que tener al menos un diagrama de bloques y al menos un diagrama de flujo [1], pero ambos están limitados a formas muy rudimentarias. Claramente, la forma preferida está destinada a adaptarse a la capacitación de los examinadores (a menudo obsoletos) más que cualquier otra cosa.

[1] Casi escribí “blowchart” allí. Deslizamiento freudiano?

Disfruto esta parte Es una oportunidad para explicar el invento a alguien que lo escuche por primera vez, alguien que pueda ayudar a enfocarlo en un conjunto de reclamos claros. Es una “reunión de las mentes” donde sé mucho sobre la tecnología y algo sobre el derecho de patentes, y él sabe mucho sobre el derecho de patentes y algo sobre la tecnología. Ambos aprendemos algo por la colaboración.

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