¿Una patente grande frente a varias patentes pequeñas?

En términos generales, si una divulgación tiene tres invenciones patentables independientes o distintas, no es probable que una sola patente cubra las tres. La Oficina de Patentes de los Estados Unidos probablemente restringirá al solicitante a una invención independiente o distinta en cada solicitud. Aquí hay una publicación de Patently-O que analiza brevemente la práctica de restricción:

http://www.patentlyo.com/patent/ …

Dicho esto, si varias invenciones distintas son parte de un sistema grande y complicado, es bastante común describir todo el sistema en una sola especificación, y luego presentar múltiples aplicaciones basadas en la misma especificación con cada solicitud con reclamos dirigidos a un particular invención.

La redacción de la especificación general probablemente cueste más que la redacción de una especificación dirigida a una sola porción del sistema más grande, pero dado que solo una especificación está redactada y compartida entre múltiples aplicaciones, los honorarios de abogados pueden reducirse. Los honorarios de presentación, etc. se incrementarán porque deben pagarse por cada solicitud, pero dado que los honorarios de los abogados suelen ser la mayor parte de los costos, el gasto total debe reducirse.

Para seguir el ejemplo en la pregunta (con estimaciones muy, muy aproximadas), la redacción de solicitudes separadas puede ser de $ 20K * 3 = $ 60K, mientras que la redacción de una especificación general puede ser un valor más alto, como $ 30K, pero la presentación y la redacción de la reclamación las tarifas por cada solicitud por separado pueden ser de solo $ 3K, por lo que el costo total sería de $ 30K + ($ 3K * 3) = $ 39K.

Por supuesto, tenga en cuenta que esto podría no ser aplicable en todas las situaciones.

Esta respuesta no sustituye el asesoramiento legal profesional …

Como han dicho otros, hay factores específicos de las circunstancias que podrían cambiar la respuesta. Si bien una gran aplicación puede ahorrarle costos iniciales de presentación con la USPTO, los costos de preparación serían más altos y es probable que termine recibiendo un Requisito de restricción de la USPTO que le indica que divida la solicitud de todos modos.

Dicho esto, aparte de los costos, puede haber razones estratégicas por las cuales el enfoque de “una gran aplicación” puede tener sentido. Habrá una fecha de prioridad clara para todas las realizaciones de la invención. A medida que avanza el proceso, puede modificar los reclamos para que se ajusten mejor a las necesidades de su negocio. Por ejemplo, si encuentra que su competidor acaba de lanzar un producto que estaría dentro de su especificación de patente, puede modificar sus reclamos (o presentar una solicitud de continuación) para cubrir su producto de la competencia. Puede obtener mucho kilometraje de esa gran aplicación, si usted y su abogado de patentes juegan bien sus cartas.

He realizado ambos enfoques (varias aplicaciones pequeñas en serie y una gran aplicación), y hay ventajas y desventajas en ambos enfoques.

Buena suerte.

Por otro lado, generalmente no cobro $ 20,000 por escribir y presentar una solicitud de patente. Poner tres invenciones en una sola aplicación probablemente ahorrará dinero, pero no necesariamente. Si el abogado está cobrando por hora, él / ella todavía necesita describir los 3 inventos sin importar cuántas solicitudes se presenten. La presentación de 3 solicitudes puede significar que cada una de las aplicaciones tiene un tema superpuesto entre sí, por lo que puede ser necesario un poco de trabajo adicional para adaptar esas porciones superpuestas a cada invención que de otra manera no serían necesarias. Poner demasiado en una aplicación puede dificultar la administración de la aplicación, lo que puede agregar tiempo. Sin embargo, tener una solicitud en lugar de tres, significa que solo habrá un conjunto de tarifas de patentes (una tarifa de presentación, una tarifa de búsqueda, una tarifa de examen, un aviso de tarifa de asignación y un conjunto de tarifas de mantenimiento). Además, aunque puede presentar una solicitud, si tiene reclamos por separado para cada invención, puede obtener una restricción, que puede obligarlo a presentar tres solicitudes de todos modos para obtener protección de patente para cada una.

La ventaja de tener 3 solicitudes en lugar de una es que puede ser más intimidante infringir 3 patentes en lugar de una y su cartera de patentes se verá más impresionante, por lo que es posible que pueda obtener más inversores. Además, si tiene tres patentes, si durante el litigio el infractor intenta invalidar la patente, ahora hay 3 patentes que deben invalidarse en lugar de una. En teoría, no debería hacer mucha diferencia si tiene un conjunto de reclamos en una sola solicitud de patente o el mismo conjunto de reclamos distribuidos en 3 solicitudes de patente. Sin embargo, la ley es implementada por humanos, y existe una diferencia psicológica al enfrentar 3 patentes en lugar de una. No estoy seguro de que realmente responda a su pregunta, pero espero que sea útil.

Si esta pregunta es más que una pregunta hipotética, debe consultar a un abogado y / o agente de patentes registrado, dependiendo de la naturaleza de sus preocupaciones. Esto no pretende ser un consejo legal en el que se pueda confiar para una situación específica, sino solo para darle una idea de dónde acudir y una idea general de los problemas relacionados con su pregunta.