¿Vale la pena hacer una búsqueda de patentes antes de desarrollar una nueva tecnología para evitar infringir una patente?

Las empresas, grandes y pequeñas, están en todos los ámbitos con el uso de búsquedas de patentes. Algunos jugadores importantes en Silicon Valley con los que he trabajado en el pasado no realizan búsquedas de patentes. La creencia implícita es que conocen bien su campo, tienen preocupaciones mínimas de que infringirán … y, por supuesto, tienen dinero para defenderse.

También tenga en cuenta que, en el caso de la tecnología de punta, las solicitudes de patentes relacionadas con dicha tecnología ni siquiera pueden publicarse en el momento de la búsqueda. Las solicitudes de patente generalmente se publican 18 meses después de la presentación, y algunas pueden no publicarse hasta que se emita una patente.

No existe ningún requisito legal para las búsquedas de patentes, per se. A lo sumo, realizar tales búsquedas puede tener un uso limitado para defenderse de los cargos de infracción intencional en el caso de que lo demanden por infracción de patente.

La infracción intencional es un cargo difícil de hacer. La otra parte necesita demostrar que conocía su patente, sabía que la había infringido, pero de todos modos la infringió. Una búsqueda de patente es (posiblemente débil) evidencia de que no sabía sobre la patente de la otra parte.

Si está presentando una solicitud de patente sobre su invención, no hay absolutamente ningún requisito, o incluso cualquier expectativa, hará una búsqueda antes de presentar la solicitud.

Dicho esto, es una buena práctica comercial hacer algún nivel de búsqueda de arte similar en las solicitudes de patentes estadounidenses e internacionales antes de invertir fondos significativos en el desarrollo y fabricación de su invención por dos razones.

Primero, tiene poco sentido llevar un producto al mercado que infringe claramente otra patente. En segundo lugar, las patentes de invenciones similares pueden guiarlo en el desarrollo de tecnologías que se distinguen claramente de los productos conocidos en el mercado.

¿Cuán extensa es una búsqueda? Las búsquedas de novedad (es decir, ¿hay algo muy similar o idéntico?) Realizado por un servicio de búsqueda profesional de $ 400 a $ 600. Las búsquedas sin infracción (¿su invención infringe una o más patentes?) Pueden costar entre $ 5,000 y $ 10,000. El análisis de espacios en blanco (¿qué tecnologías aún no se han patentado en un campo determinado?) Puede costar entre $ 30,00 y $ 50,000.

Es una decisión comercial en el análisis final, costo inicial versus riesgo de fondo. Sin embargo, no importa cuán extensa sea la búsqueda, nunca hay una garantía de que no terminará infringiendo la patente de alguien más de lo que existe una garantía de que su tecnología tendrá éxito en el mercado.

Sí.

Pero mucho más que eso, una búsqueda de patentes competente, como una buena búsqueda de literatura científica, educará al inventor en muchas cosas.

Finalmente, después de que la Ley de Inventarios de Estados Unidos se aprobó recientemente, sería “negligencia del inventor” renunciar a una búsqueda de patentes.

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Esta respuesta es solo para fines informativos, no constituye asesoramiento legal y no puede ser una base para la creación de una relación abogado-cliente. Los resultados pueden variar. Los conflictos pueden estar ocultos. Debes contratar a tu propio agente de patentes. No confíes en esta información. Todas y cada una de las garantías se rechazan expresamente. Bla, bla, bla. Todos los derechos reservados.

Esa es una pregunta difícil. En áreas donde hay matorrales de patentes de baja calidad, he escuchado con más frecuencia que es mejor no hacerlo. Creo que he visto eso discutido en artículos académicos, o al menos eso es un enigma.

Por supuesto, existen riesgos asociados con ese enfoque. Pero hay riesgos asociados con mirar. Una vez que mira, puede encontrar 10 patentes de baja calidad, redactadas vagamente, que alguien podría presentar un argumento que podría corresponder a su producto. 10 podría ser un número bajo. Luego se gasta mucho para evitar esas patentes. Usted sale con su producto, y un par de esas personas lo demandan de todos modos, y varias otras personas lo demandan de lo que ni siquiera sabía.

Una vez que haya buscado y encontrado los 10, los propietarios de esos 10 pueden argumentar plausiblemente que sabía que infringió esas patentes y solicitar daños triples. Básicamente, creo que podría no haber una respuesta “correcta” en cualquier espacio tecnológico dado. Sea cual sea el espacio en el que se encuentre, debe preguntarle a un abogado cuál es la mejor estrategia o hablar con personas realmente conocedoras del espacio. No creo que un abogado necesariamente diga hacer o hacer eso porque existen riesgos sustanciales en ambos lados. Pero podrían darle información y una sensación y, básicamente, debe tomar una decisión comercial. Puede haber ocasiones en las que se adopte una especie de enfoque híbrido: usted autoriza la patente aquí, pero no allá en ese matorral.

Entonces, para resumir, probablemente a menudo no hay una respuesta claramente correcta. Hay riesgos para mirar (daños triples, gastos adicionales) además de no mirar. Hable con un abogado y no espere una respuesta sí / no de él o ella, y también reconozca que los abogados ganan dinero haciendo búsquedas que podrían crear un sesgo hacia enfatizar “mirar” incluso si es solo subconsciente. Además, quizás la desventaja legal de “no mirar” podría ser más probable que genere un reclamo de negligencia legal que las desventajas asociadas con “mirar”, aunque eso es solo una corazonada.

Sí, para que no pierdas tu tiempo y dinero desarrollando algo que ya existe.

Y si ya existe, puede aprender a hacer una variación patentable.

Sí, porque si está en una solicitud de patente, no tiene que pensar en ello y puede pensar en otra cosa. Además, a veces hay aplicaciones publicadas que se rechazan o han sido eliminadas y, por lo tanto, simplemente puede hacer lo que quiera.

La razón final es lo que escribió Dan Zhang: si hay una patente que infringe, será demandado (posiblemente), por lo que sería mejor no perder su tiempo y dinero.

Sí. Reclamar ignorancia no se sostiene en el tribunal de justicia.

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