Biotecnología: si mantengo mi invención en secreto comercial, y alguien tiene una patente sobre algo similar, ¿cómo pueden probar que estoy infringiendo?

No es un litigante, pero generalmente durante el litigio hay una “fase de descubrimiento”. La otra parte puede solicitarle que proporcione los detalles de su proceso, aunque sea un secreto comercial. Si la solicitud es aprobada por un juez, su proceso será revisado por un tercero independiente que promete confidencialidad.

Desde el punto de vista de la solicitud de patente, no existe una “similitud del 3%”. O bien infringe (su proceso hace TODOS los elementos de reclamo de la patente) o no (hay al menos una limitación / paso de reclamo que no hace). Le recomiendo que discuta su situación con un abogado experto en patentes. Si la otra parte puede probar que infringe a sabiendas, ¡los daños se triplican! Por otro lado, si no proporciona ninguna amenaza de mercado al titular de la patente, es posible que nunca se moleste con usted en primer lugar. También puede considerar presentar una solicitud para invalidar la otra patente.

Esta es una pregunta difícil que a menudo enfrentan los abogados de patentes en muchas áreas tecnológicas. Permítanme replantear esto un poco: ¿qué hace el propietario de una patente cuando sospecha que un competidor está infringiendo su patente pero no hay pruebas disponibles?

El ejemplo que da de un proceso realizado a puerta cerrada es un ejemplo clásico.

¿Se puede distinguir el uso del proceso del producto final? A veces esto requiere un análisis sofisticado, otras veces no es posible en absoluto.

¿Han quedado empleados dispuestos a revelar detalles del proceso? ¿El titular de la patente se apropiará indebidamente de los secretos comerciales al intentar obtener esta información?

¿Existe una base suficiente para concluir que el presunto infractor utiliza necesariamente el proceso? Este podría ser el caso, por ejemplo, si no se conoce una forma de producir el producto que no implique el uso de la tecnología patentada. Si este es el caso, el titular de la patente puede presentar una demanda por infracción de patente al hacer esta alegación y solicitar al tribunal un descubrimiento para obtener evidencia de la infracción.

En algunos casos, será imposible para el titular de una patente detectar una infracción. Habitualmente mantengo esta conversación con los clientes cuando están considerando si patentar algo que no es público. Si el titular de la patente no puede detectar una infracción, puede que no valga la pena presentar una solicitud de patente en primer lugar.

Volviendo a su perspectiva, ¿qué tan probable es que el titular de la patente pueda detectar su uso en el futuro? El plazo de prescripción para la infracción de patentes es de seis años. ¿Qué sucede si se lo demanda por infracción de patente y se lo encuentra responsable por daños después de seis años de usar la tecnología? ¿Qué sucede si la infracción se considera deliberada, lo cual es bastante posible según los hechos que usted describe, y el juez decide triplicar la indemnización por daños? ¿Sobrevivirá su negocio?

Esta pregunta se hace a menudo. Del lado del titular de la patente, necesitan escribir reclamos que, aunque son amplios, no cubren la técnica anterior (lo que se hizo antes). También tienen en cuenta la dificultad de detectar una infracción al redactar reclamaciones. Por ejemplo, en lugar de una afirmación que dice “insertar la secuencia de aminoácidos ABC con una cuchara y un tenedor” (no hago biotecnología, así que perdone los ejemplos) usted dice “tener una proteína que contiene la secuencia ABC y usarla en un tratamiento”. Esto último es más fácil de probar con fuentes públicas.

Desde una perspectiva no patentada, puede intentar permanecer fuera del radar, pero alguien va a cambiar de trabajo, y alguien va a querer publicitar su proceso ordenado y luego se filtra.

Iniciar un negocio es lo suficientemente arriesgado. Exigir que un elemento de su modelo de negocio sea ilegal no es un comienzo para muchos ángeles y capitalistas de riesgo. Si desea asumir un riesgo de modelo de negocio, elija un tipo de riesgo legal. Por ejemplo, aceptación del cliente.

“Diseñar alrededor” tiene mucho más sentido. Los daños agudos pueden picar un poco.

(C) Brendan Baggot 2015.