Excelente pregunta
El efecto de una solicitud provisional de los Estados Unidos en otro país depende de si (i) una solicitud de patente se presenta posteriormente en ese país; (ii) la solicitud de patente presentada posteriormente reclama adecuadamente un derecho de prioridad a la solicitud provisional; y (iii) ese país reconoce un Derecho de Prioridad basado en la solicitud provisional para la solicitud presentada posteriormente en ese país.
Si el otro país es miembro de la Unión de París, (iii) probablemente esté satisfecho. Para los Estados parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial , un tratado internacional que estableció la Unión de Estados Miembros de París concluido el 20 de marzo de 1883 (y modificado de vez en cuando), las reclamaciones de derecho a prioridad se rigen por el artículo 4 del Convenio de París.
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Específicamente, el artículo 4A-I del Convenio de París establece un derecho de prioridad:
Artículo 4A – I. Patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, certificados de inventor: derecho de prioridad
(1) Cualquier persona que haya presentado debidamente una solicitud de patente, o para el registro de un modelo de utilidad, o de un diseño industrial, o de una marca registrada, en uno de los países de la Unión, o su sucesor en el título, deberá gozar, con el fin de presentar en los demás países, un derecho de prioridad durante los períodos fijados en lo sucesivo.
(2) Cualquier presentación que sea equivalente a una presentación nacional regular bajo la legislación nacional de cualquier país de la Unión o bajo tratados bilaterales o multilaterales celebrados entre países de la Unión se reconocerá como el derecho de prioridad.
(3) Por una presentación nacional regular se entiende cualquier presentación que sea adecuada para establecer la fecha en que se presentó la solicitud en el país en cuestión, cualquiera que sea el destino posterior de la solicitud.
Véase, por ejemplo, el Convenio de París.
El problema con la solicitud provisional de los Estados Unidos es que, dado que el provisional no emite en última instancia, si puede considerarse una “presentación que es equivalente a una presentación nacional regular bajo la legislación nacional de [Estados Unidos]” en virtud del Artículo 4A (2) ) Sin embargo, el lenguaje del Artículo 4A (3) que define una presentación nacional regular como “cualquier presentación que sea adecuada para establecer la fecha en que se presentó la solicitud en el país en cuestión” indica que según el Convenio de París, los Estados miembros de París El sindicato acepta cualquier solicitud como documento válido siempre que la solicitud establezca una fecha de presentación de acuerdo con la legislación interna interna del país donde se presenta por primera vez.
Por lo tanto, la cuestión es si, de conformidad con las leyes de los Estados Unidos, una solicitud de patente provisional constituye “una presentación adecuada para establecer la fecha en que se presentó la solicitud en los [Estados Unidos]”. Lo hace. Específicamente, el Código de Estados Unidos 111 (b) (4) establece que “[l] a fecha de presentación de una solicitud provisional será la fecha en que la especificación y cualquier dibujo requerido se reciban en la Oficina de Patentes y Marcas”.
tl; dr:
- Obtener protección para su invención en otro país basado en una presentación anterior en un primer país requiere que (i) presente una solicitud en un país basado en su presentación anterior en otro país; (ii) Su solicitud de patente presentada posteriormente reclama adecuadamente un derecho de prioridad a la solicitud anterior; y (iii) ese país reconoce por ley o tratado internacional un derecho de prioridad basado en la solicitud anterior para la solicitud presentada posteriormente en ese país.
- Una solicitud provisional de los Estados Unidos se trata como cualquier otra “solicitud nacional regular” a los fines del Convenio de París.
Para una mirada en profundidad al tema de la solicitud de patente provisional, recomiendo un vistazo a: Todd R. Miller, SOLICITUDES DE PATENTES PROVISIONALES DE LOS ESTADOS UNIDOS Y DERECHOS DE PRIORIDAD DE LA CONVENCIÓN DE PARÍS – “EL MISMO EFECTO”, IDEA: The Journal of Law and Technology 1996.
