¿Puede una empresa infringir una patente fuera del país en el que está incorporada?

Necesitaría una patente japonesa emitida por JPO para detener la infracción de patente en Japón. Los tribunales federales de los Estados Unidos no tienen jurisdicción extranjera.

Por lo general, el país que tiene jurisdicción es el país donde realmente tuvo lugar la infracción, no el país donde podría estar ubicada la sede del infractor.

Entonces, si trató de importar un artículo en los Estados Unidos que estaba cubierto por una patente de los EE. UU., Entonces el ITC puede evitar que el artículo se importe a los Estados Unidos y tal vez ordenar la incautación de artículos que se encuentran en almacenes ubicados en territorio de los EE. UU. aunque se fabricó en China y la sede de la compañía del infractor acusado se encontraba en Singapur o Corea, por ejemplo, y el titular de la patente tenía su sede en Australia.

En otras palabras, Apple puede evitar que Samson importe imitaciones de iPhone a los Estados Unidos presentando una queja en un tribunal federal de los Estados Unidos.

Por otro lado, si Apple quisiera evitar que Samsung, o una empresa china, tal vez, haga y / o venda imitaciones de iPhone en la República de Corea, entonces necesitarían una patente coreana emitida por la Oficina de Patentes de Corea, y tendrían presentar una demanda por infracción en un tribunal de Corea del Sur. La Oficina de Patentes de los Estados Unidos no tiene jurisdicción extranjera. Ningún país puede controlar lo que sucede en el sistema legal de otro país.

Descargo de responsabilidad: este no es un consejo legal, y no soy su abogado. Esta es solo mi opinión personal basada en mis clases de IP que tomé en la facultad de derecho hace casi dos décadas. Si desea un asesoramiento legal sólido, contrate a un abogado especializado en PI o derecho internacional.

Las patentes solo brindan protección dentro de los límites del país emisor. No hay NADA que una patente pueda hacer para evitar que NADIE fabrique, use, venda, etc. el producto en un país para el cual no existe una patente que cubra el producto. No habría infracción de patente.

PERO…

¿Qué dice el acuerdo de licencia? El acuerdo de licencia puede tener otras condiciones. Por ejemplo, un acuerdo de licencia que esté bien escrito (desde el punto de vista del licenciante) también puede decir que la licencia no es solo para la patente, sino también para los conocimientos, la asistencia, los dibujos de montaje, etc., y que Es una licencia mundial. Además, probablemente haya algún lenguaje que diga que la licencia y las obligaciones se aplican no solo a la compañía específica que firma el acuerdo, sino también a las subsidiarias, las compañías matrices y otras entidades afiliadas.

Sobre esa base, puede haber algo que puede hacer para obtener una compensación en virtud de su acuerdo de licencia, a pesar de que la actividad se produjo en otro país.

Debe hablar con un abogado para analizar los términos del contrato de licencia, si el contrato cubre actividades fuera del país que otorgó la patente. Preferiblemente, el que redactó el acuerdo por usted (o revisó el acuerdo de la otra parte por usted). ¿CONSULTÓ UN ABOGADO ANTES DE HACER ESTE TRATO?

Buena suerte.

Sí, pueden vender X en Japón, independientemente de si son una empresa estadounidense. La ley de patentes se detiene en la frontera: las acciones fuera de los EE. UU. No constituyen una infracción de las patentes estadounidenses. Necesitaría una patente japonesa para llevar el traje allí (o, si fabrican en otro lugar e importan a Japón, ese otro lugar también es una posibilidad).

Sin embargo, existe la posibilidad de una infracción indirecta, digamos que venden su producto en Japón, con la intención de que el comprador lo importe a los EE. UU. Eso podría constituir una infracción aquí.

Tenga en cuenta que una patente es un derecho a excluir a otros, no un requisito para vender productos. Si tiene una patente de los EE. UU., Ese es el derecho de excluir la fabricación, el uso, la venta, etc. en los EE. UU. La empresa Y no está excluida de esos actos, porque usted les otorgó una licencia. No están excluidos de las acciones tomadas completamente en Japón, porque la patente de los Estados Unidos no cubre esos actos.

Su pregunta sugiere que la regla es que alguien solo puede vender en países donde hay una patente, que no es el caso. Ahora, si autorizó a Y a vender solo en los EE. UU. Y excluyó las ventas en otros países de la licencia, eso solo tendría dientes si tuviera algún derecho a excluir esos actos. Por ejemplo, si el producto se fabrica en los EE. UU. Y se envía a Japón y se vende allí, puede obtener la exclusión por eso.

La patente proporciona derechos de exclusión a un titular de la patente que impide que un tercero fabrique, use, venda, importe o use en el territorio de los Estados Unidos el producto sujeto a una patente.

Si la empresa Y fabrica el producto fuera de los EE. UU. Y vende el producto en Japón, lo más probable es que no esté violando ninguna ley de patentes.

Kshitij Malhotra

Se debe utilizar un abogado de Propiedad Intelectual / Licencia (que no soy) para responder estas preguntas.

Como laico, sospecho que podría tener un acuerdo de licencia con una compañía en los EE. UU. Que restringe dónde la compañía que licencia su producto puede fabricar y vender su producto y prohíbe que la compañía lo venda fuera de los EE. UU. Sin embargo, si no tiene una patente en otros países, la compañía aún podría fabricar su producto fuera de los EE. UU. Y defender con éxito esa acción utilizando la ley internacional de patentes, lo que probablemente podría anular su acuerdo de licencia de EE. UU. Al poner la restricción en el acuerdo de licencia, se notificará por escrito a esa compañía que si hacen / venden su producto fuera de los EE. UU., Pondrán en peligro / perderán su licencia para producir / vender su producto en los EE. UU. Es probable que aún puedan producir / vender su producto fuera de los EE. UU. Estableciendo una nueva compañía “independiente” fuera de los EE. UU. Que no esté sujeta al acuerdo de licencia de los EE. UU.

Por lo tanto, un abogado de Propiedad Intelectual / Licencias (que no soy) debe ser utilizado para responder estas preguntas.

Esa es una pregunta que varía de un país a otro.

EE. UU. Es el único país que conozco que obliga a las empresas estadounidenses, incluso a través de sus filiales, a obedecer todas las leyes estadounidenses, incluso en el extranjero.

Entonces, si usted es una empresa estadounidense o no, pero tiene una subsidiaria en los EE. UU., Es mejor que obedezca las leyes de patentes de EE. UU.

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