¿Por qué uno presentaría solicitudes de patente de continuación de una patente que ya ha sido autorizada y está a punto de emitirse?

Convertir la “patente” en una “cartera de patentes”, que puede ser mucho más valiosa en litigios.

Si el titular actual de la patente quiere “monetizar” la invención (que es un eufemismo para presentar demandas por infracción de patentes), es una práctica común presentar solicitudes de continuación y mantener viva a la familia de patentes el mayor tiempo posible. Convertir una patente en tres, por ejemplo, con 200 reclamos hace que sea más difícil para un infractor acusado presentar un estado de la técnica que invalidará todos los reclamos. Además, si las solicitudes de continuación están pendientes, el titular de la patente puede ajustar los reclamos para leer sobre nuevos productos que son lanzados al mercado por un infractor acusado que podría no haber infringido previamente (suponiendo, por supuesto, que los nuevos reclamos están dentro del alcance de la descripción escrita de la patente).

Además, las continuaciones pendientes se pueden usar estratégicamente para defenderse del reexamen. Un infractor acusado puede reexaminar las patentes emitidas, pero el titular de la patente puede presentar todo el estado de la técnica citado en solicitudes de continuación pendientes y tener un nuevo problema de patentes sobre ese art.

Por último, incluso si el propietario actual de la patente no tiene la intención de presentar una demanda por infracción, tener una cartera en lugar de una sola patente puede hacerlo más atractivo para la reventa.

Una solicitud de continuación puede estar justificada si recibió una asignación por reclamos más limitados y desea reservar el derecho de presentar reclamos más amplios.

Por ejemplo, supongamos que presentó una primera solicitud de patente con un reclamo independiente que cubre AB y un reclamo dependiente que agrega C. El examinador emite una Acción de Office que rechaza el reclamo independiente (AB), pero indica que su reclamo dependiente (ABC) sería admisible si se reescribe

Estás contento de tomar ABC, pero aún quieres patentar a AB solo. Una estrategia es tomar el reclamo permitido del alcance ABC en la solicitud pendiente y presentar una continuación para presentar reclamos con un alcance más amplio de AB. Esto da como resultado una concesión anterior de la primera patente mientras se procesan las reclamaciones más amplias en la continuación.

Según lo discutido por otros, es posible que también desee presentar reclamos de un alcance completamente diferente (por ejemplo, DEF). Si se encuentra soporte en su especificación original para las nuevas reclamaciones, puede presentar una continuación directa que mantenga la fecha de presentación anterior de la solicitud principal (“fecha de prioridad”). Si no es así, puede considerar presentar una continuación parcial (CIP) para agregar el nuevo asunto que obtendría una fecha de presentación posterior.

Es difícil prever cómo los competidores podrían tratar de diseñar en torno a las reclamaciones en su primera patente otorgada, por lo que tener una continuación pendiente le permite utilizar la retrospectiva para buscar nuevas reclamaciones en la captura de esos productos de diseño. Obtiene una segunda mordida en la manzana siempre que presente la solicitud continua mientras su primera solicitud aún está pendiente (por ejemplo, no abandonada ni concedida).

Aquí hay más sobre este tema: ¿Por qué presentar una solicitud continua? – Preguntas frecuentes sobre marcas comerciales de patentes

Lo más relevante para las empresas más pequeñas es que puede ahorrar algo de dinero mediante el uso inteligente de las continuaciones. Supongamos que presenta una solicitud extremadamente detallada que respaldaría los reclamos de varios aspectos diferentes de su invención. Puede optar por presentar la solicitud con un pequeño subconjunto de los reclamos, tal vez los más relevantes para su empresa en el momento de la presentación, y luego solo tiene que pagar por el PTO para examinar ese subconjunto enfocado de reclamos (y para usted / su abogado para responder a los rechazos iniciales de la PTO). Una vez que obtiene una patente permitida, tiene entre 4 y 7 años desde el momento de la presentación y en un lugar diferente como empresa, tanto desde una perspectiva de financiación como desde una perspectiva comercial. Tal vez hace mucho que se mudó a otra empresa, sin necesidad de haber gastado dinero en esos otros aspectos de la invención. O tal vez el enfoque de su empresa ha cambiado a uno de esos otros aspectos y está encantado de poder proteger los métodos / productos que son relevantes para su negocio. De cualquier manera, se ha ganado el tiempo que necesita para tomar decisiones más informadas.

Sobre el tema del litigio, otro punto es que cuando litiga su patente, siempre existe el riesgo de que no solo pierda el caso, sino que la otra parte convenza al tribunal de que su patente no es buena. ¡No solo perdiste ese caso sino que también perdiste toda tu patente! Ahora, si hubiera presentado una continuación, podría redactar reclamos más limitados que aborden muy específicamente el tema del litigio y expongan * esa * patente a los riesgos del litigio. Si pierde y el tribunal invalida su continuación, todavía tiene su caso de los padres. Y es de esperar que pueda argumentar que las razones que tuvo el tribunal para invalidar los reclamos específicos y limitados en la continuación no se aplican a la patente más amplia. No hay garantías, por supuesto, dependiendo de los detalles de la invalidación hipotética, también podrían eliminar su patente amplia, ¡pero sin duda es mejor que poner su única patente en juego!

Un último pensamiento es que la continuación de archivos también puede ser bastante útil si planea licenciar la tecnología. Si tiene continuaciones que están dirigidas a diferentes aspectos o implementaciones de la invención, puede tener un control mucho más granular sobre los derechos que licencia. Supongamos que tiene una patente que admite X, Y y Z, donde Z es el menos relevante para su modelo de negocio. Es posible que desee otorgar una licencia de Z a una compañía que pueda usar Z y enviarle importantes tarifas de regalías, pero es posible que no desee permitir que compitan con usted en las áreas X e Y. Las continuaciones pueden ayudarlo a hacerlo .