(a) Ningún individuo será registrado para ejercer ante la Oficina [Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos] a menos que él o ella:
(1) Solicitado por escrito al Director de la USPTO completando una solicitud de formulario de registro suministrada por el Director del OED y suministrando toda la información y material solicitados; y
(2) Establecido a satisfacción del Director del OED que él o ella:
(i) Posee buen carácter moral y reputación;
(ii) Posee las calificaciones legales, científicas y técnicas necesarias para que él o ella brinde a los solicitantes un servicio valioso; y
(iii) Es competente para asesorar y ayudar a los solicitantes de patentes en la presentación y el enjuiciamiento de sus solicitudes ante la Oficina.
I. Requisitos para ser agente de patentes
Un agente de patentes no es un abogado. Un agente de patentes tiene licencia para ejercer ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (“USPTO”). Como se requiere bajo 37 CFR §11.7 (a) (2) (ii), se requiere experiencia en ciencia, tecnología o ingeniería para registrarse para el examen de patente. La Oficina de Inscripción y Disciplina (OED) de la USPTO tiene un Boletín de Requisitos Generales que enumera los Requisitos de Capacitación Científica y Técnica para la admisión al examen de patente.
Los solicitantes de exámenes de patentes pueden satisfacer el inciso (ii) al cumplir con una de las tres categorías. La categoría A requiere la posesión de al menos una licenciatura en una materia técnica reconocida (es decir, ciencia, tecnología o ingeniería). La categoría B requiere una licenciatura en otra materia y enumera las opciones 1-4 que detallan las horas del semestre. Una variedad de cursos de física, biología, química e ingeniería califican como trabajo de curso aceptable. Se requieren transcripciones oficiales. Las descripciones de los cursos también son necesarias en algunas situaciones. Otro entrenamiento o educación, como la experiencia militar, se considerará caso por caso. Hay una serie de cursos no aceptables que incluyen matemáticas, economía, ciencias del comportamiento, etc. La categoría C requiere ingeniería práctica o experiencia científica a satisfacción del Director del OED para su aceptación. Cualquier persona que haya aprobado el examen de Fundamentos de Ingeniería (FE) está calificado para registrarse para el examen de patentes en la Categoría C.
II Requisitos para ser un abogado de patentes
Un abogado de patentes es un abogado con licencia en al menos un estado de los Estados Unidos. Se requiere una licenciatura para ingresar a la escuela de leyes. Los abogados se gradúan de la facultad de derecho con un título de Juris Doctor (JD) antes de aprobar un examen de la barra de estado para practicar el derecho en al menos un estado.
Al igual que un agente de patentes, un abogado de patentes también tiene licencia para ejercer ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO). Un abogado de patentes debe cumplir con los requisitos de capacitación científica y técnica especificados en 37 CFR § 11.7 (a) (2) (ii) al igual que un agente de patentes.
Algunos abogados de patentes también tienen títulos de Master of Business Administration (MBA) o derecho avanzado (LL.M.).
III. Similitudes de abogados de patentes y agentes de patentes.
Como se requiere en la subsección (ii), todos los profesionales de patentes deben tener alguna educación técnica en ciencias, computadoras o ingeniería. Se requiere pasar el examen de la barra de patentes para todos los profesionales de patentes bajo 37 CFR § 11.7 (b) (1) (ii). Cualquier persona con convicciones, que haya renunciado a una licencia profesional en lugar de un procedimiento disciplinario, o haya sido previamente denegado por falta de carácter o reputación moral o buena, se le negará el registro al examen de la barra de patentes, lo que no le permitirá tomar el examen de la barra de patentes.
Algunos abogados de patentes y agentes de patentes también tienen títulos avanzados en ciencia, tecnología o ingeniería (es decir, MS o Ph.D.).
IV. Diferencias entre abogados de patentes y agentes de patentes
La principal diferencia entre los abogados de patentes y los agentes de patentes radica en su capacidad para ejercer la abogacía. Un agente de patentes no es un abogado. Un agente de patentes no puede proporcionar asesoramiento legal, incluido el asesoramiento sobre contratos como acuerdos de confidencialidad, acuerdos de empleo, cesiones o acuerdos de licencia. Un agente de patentes no puede asesorar a un titular de patente o presunto infractor en litigios, incluida la infracción de patentes. Además, las comunicaciones de un agente de patentes pueden no beneficiarse del privilegio abogado-cliente, lo que significa que esas comunicaciones pueden ser descubiertas por las partes opuestas en un litigio.
Solo los abogados de patentes asisten a la facultad de derecho y han tomado y aprobado un examen de la barra de estado para registrarse para practicar leyes. Solo los abogados pueden redactar contratos o representar a sus clientes en cualquier procedimiento legal que involucre a un tribunal estatal o federal.
Recientemente, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal reconoció un privilegio limitado de agente-cliente, pero incluso eso no ha sido claro en cuanto al alcance del privilegio y ha sido cuestionado por otros tribunales.
En marzo de 2016, una decisión del circuito federal en In re Queen’s University At Kingston v. Samsung protegió las comunicaciones de los agentes de patentes sin un abogado supervisor en una demanda por infracción y resultó en un privilegio de agente-cliente limitado para los agentes de patentes. La decisión de la mayoría de reconocer el privilegio de agente de patentes se basó en la jurisprudencia actual que establece que los agentes de patentes practican la ley procesando solicitudes de patentes (Sperry v. Estado de Florida ex rel. Florida Bar, 373 US 379 (1963)) y se basa en un estatuto (35 USC § 2 (b) (2) (D)) que permite a los agentes de patentes no abogados ejercer ante la USPTO.
Queen’s University en Kingston y PARTEQ (juntos “Queen’s University”) están involucrados en una demanda por infracción de patente con Samsung Electronics Co., LTD y Samsung Electronics America, Inc. (juntos “Samsung”). Durante la demanda por infracción, la Universidad de Queen se negó a producir ciertos documentos que creía que contenían información privilegiada. La Universidad de Queen afirmó un privilegio relacionado con las comunicaciones con sus agentes de patentes. Los documentos discutieron el enjuiciamiento de las patentes en demanda. Samsung movió la corte de distrito para obligar a la producción de estos documentos, y el magistrado otorgó la moción para obligar. El juez magistrado dictaminó que las comunicaciones entre los empleados de Queen’s University y sus agentes de patentes que no son abogados no están sujetas al privilegio del cliente abogado y que no existe un privilegio de agente de patentes separado. Queen’s University solicitó a la corte de apelaciones del circuito federal (CAFC) y solicitó un mandamiento judicial para retirar una orden del tribunal de distrito que obliga a la producción de las comunicaciones de la Queen’s University con sus agentes de patentes que no son abogados, alegando que las comunicaciones son privilegiadas .
La opinión de CAFC reconoció que CAFC nunca había abordado el tema del privilegio de agente de patentes. Basándose en gran medida en la decisión del Tribunal Supremo en Sperry, la opinión determinó que “los agentes de patentes lo son”. . . participar en la práctica de la ley misma “. Según la opinión,” los clientes tienen una expectativa razonable de que todas las comunicaciones relacionadas con la obtención de asesoramiento legal sobre patentabilidad y servicios legales en la preparación de una solicitud de patente se mantendrán privilegiadas “. La opinión razonó que la falta El privilegio de un agente de patentes obstaculizaría las comunicaciones entre los agentes de patentes y sus clientes. De esta manera, la opinión encontró que el reconocimiento del privilegio del agente de patentes sirve a fines públicos.
La opinión sostuvo específicamente que las comunicaciones “razonablemente necesarias e incidentes para la preparación y el enjuiciamiento de las solicitudes de patentes y otros procedimientos ante la Oficina que involucran una solicitud de patente o patente en la cual el profesional está autorizado a participar reciben el beneficio del privilegio del agente de patentes”. Las comunicaciones que no sean razonablemente necesarias y que incidan en el enjuiciamiento de patentes antes de que la Oficina de Patentes caigan fuera del alcance del privilegio del agente de patentes. Por ejemplo, las comunicaciones con un agente de patentes que ofrece una opinión sobre la validez o infracción de la patente de otra parte en la contemplación de un litigio, o para la venta o compra de una patente, no están dentro del alcance del privilegio.
La disidencia argumentó que no se mostraba interés público y que no era necesario tal privilegio. El Congreso, los Estados y los tribunales, hasta ahora, no han creado tal privilegio agente-cliente reconociendo la diferencia entre los agentes de patentes y los abogados de patentes. En línea con una presunción contra la creación de nuevos privilegios, la disidencia también argumenta que el privilegio agente-cliente recién creado por la mayoría es complicado e incierto. Si bien la opinión de la mayoría establece que el privilegio no se aplicaría a las opiniones, el disenso proporciona ejemplos específicos de cuando la redacción de una opinión sería razonablemente necesaria e incidente a los procedimientos ante la Oficina.
conclusión V
Muchos agentes de patentes experimentados pueden preparar solicitudes de patentes de alta calidad. Muchos abogados de patentes comienzan su carrera como agentes de patentes. Es importante asegurarse de que su profesional de patentes tenga suficiente experiencia para ayudarlo de manera competente. Los profesionales de patentes se benefician enormemente de varios años de capacitación bajo un profesional de patentes experimentado. Pregúntele a su profesional de patentes sobre su educación, experiencia y capacitación de posgrado. Las referencias son útiles. Solicite a su profesional de patentes solicitudes de patentes preparadas previamente o, mejor aún, patentes estadounidenses emitidas relevantes para su tema.
Una solicitud de patente debe servir a su solicitante de patente durante veinte años. Una solicitud de patente inadecuada o mal escrita puede no garantizar una patente o no puede impedir que los competidores hagan productos similares u ofrezcan servicios similares.
Debería haber más desarrollos en el caso de la Queen’s University. Samsung aún puede apelar la decisión al solicitar una nueva audiencia o una petición de certiorari ante la Corte Suprema. Espero que los tribunales superiores tomen este caso y aclaren algunos de los problemas planteados por la disidencia.
¿Cuáles son las diferencias entre un abogado de patentes y un agente de patentes?
Circuito Federal reconoce privilegio limitado de agente-cliente
