¿Por qué el examinador de patentes generalmente rechaza las solicitudes de patentes la primera vez?

Porque, el 99% del tiempo, redactamos reclamos que son intencionalmente demasiado amplios, con la expectativa de que el examinador rechazará el reclamo independiente, pero esperamos encontrar un tema admisible en un reclamo dependiente. Estratégicamente, es mucho más fácil enmendar y reducir un reclamo demasiado amplio que tratar de expandir un reclamo demasiado limitado.

Básicamente, digamos que sabemos que la técnica anterior enseña A, creemos que es probable que enseñe A + B (pero no estoy seguro), creemos que es poco probable que enseñe A + B + C, y estamos bastante cansados positivo que no enseña A + B + C + D. Si presentamos una solicitud de patente que reclama A + B + C + D y se permite, ¿fuimos demasiado estrechos? ¿Estamos renunciando a A + B y A + B + C? Si a nuestro inventor se le ocurrió A + B + C, pero incluimos D en la patente y algún competidor hace A + B + C, no infringen, a pesar de que están usando la invención … Eso no es bueno.

Entonces, en cambio, presentamos un reclamo a A + B. O, a veces, incluso solo A. Pero habrá un reclamo dependiente que diga “El sistema de la Reclamación 1, que comprende además B”. Y otro dicho “El sistema de la Reclamación 2, que comprende además C”, etc. Si el Examinador regresa y dice “la reclamación 1 es rechazada, pero si incluye las reclamaciones 2 y 3, lo permitiré”, entonces obtenemos el El mejor resultado posible: lo hemos reducido solo lo suficiente para superar la técnica anterior, sin ir demasiado estrecho y renunciar demasiado.

Otra estrategia es presentar intencionalmente reclamos limitados y obtener una patente permitida en la primera acción, y luego presentar una o más solicitudes de continuación para buscar reclamos más amplios. Esto es algo al revés de lo anterior … Por un lado, le otorga una patente rápidamente, pero por otro lado, puede ser costoso y resulta en al menos algunas patentes lo suficientemente estrechas para que los competidores puedan diseñarlas fácilmente. ellos.

Típicamente, las oficinas de patentes trabajan bajo el principio de “presunta validez”, es decir, tienen que asumir que la solicitud es válida y se esfuerzan por demostrar por qué no lo es. Además de los requisitos formales que pueden haberse pasado por alto, el examinador debe comprender la solicitud de patente tal como está escrita para realizar una búsqueda de la técnica anterior. Es raro que alguna invención no tenga una técnica anterior, aunque sea tangencialmente relevante, por lo que casi cualquier búsqueda arrojará algo de técnica anterior y el examinador la señalará y emitirá un rechazo no final para comenzar la discusión de las modificaciones a la solicitud.

Puede disfrutar de una publicación que escribí para PatentDirection.com sobre lo que sucede después de presentar una solicitud de patente. La publicación se puede encontrar aquí. Entra en las razones comunes por las cuales una solicitud de patente es rechazada inicialmente por la oficina de patentes.

¡Espero que esto ayude!

Ese es el trabajo por el que se les paga. Examinar su solicitud para asegurarse de que las patentes malas se eliminen y las buenas se emitan después del escrutinio.

Además, la mayoría de las veces los examinadores de patentes tienen un período de tiempo limitado para examinar una solicitud con información limitada. La emisión de acciones de la oficina le da opciones al examinador de cargar al titular de la patente para que explique su invención y tome todo en el registro antes de emitir una patente.

Dado lo que sabe en términos de la técnica anterior, un buen abogado de patentes redactará los reclamos iniciales de patentes para que sean lo más amplios posible. Dadas las afirmaciones tan amplias, es muy probable que el examinador encuentre técnicas anteriores relevantes adicionales y las rechace. Con cada iteración, los reclamos se vuelven más estrechos y, en algún momento, los reclamos permitidos son novedosos, útiles y no obvios.

¿Porque eso es lo que el examinador debe intentar hacer? No sé de dónde provienen sus estadísticas, pero las tasas de rechazo iniciales varían bastante de un caso a otro, dependiendo de cómo se escriban las reclamaciones y la unidad de arte.