¿Cuáles son algunas buenas reglas para elegir un abogado de patentes?

Otros ya han dado respuestas bastante detalladas sobre las preguntas que puede hacer al elegir el profesional de IP adecuado. Por lo tanto, me centraré en las herramientas de búsqueda que puede utilizar.

Las herramientas habituales de búsqueda de patentes, como Google Patents, FPO IP Research & Communities, y la búsqueda de texto completo de patentes de USPTO (patft “Página 1 de 1) le ofrece la opción de buscar nombres de abogados o firmas de abogados además de palabras clave. Una opción es para hacer una búsqueda de palabras clave para el área de interés de su tecnología, luego busque abogados o firmas de abogados que aparezcan a menudo en los resultados de la búsqueda. .

Otra forma es encontrar las firmas de abogados / abogados que representan a las grandes compañías en su espacio de tecnología: la mayoría de estas firmas serán firmas de renombre con muchos abogados. Luego, vea si alguno de los abogados se ha separado de la gran ley para comenzar sus propios bufetes de abogados. A menudo, estas pequeñas firmas de abogados iniciadas por ex abogados de grandes leyes pueden proporcionar un gran valor por su dinero en términos de calidad. He tenido un gran éxito al obtener buenos consejos y ahorrar dinero con este enfoque.

Espero que esto ayude.

[Esto no es un consejo legal.]

Dado que las solicitudes de patentes son preparadas típicamente por solo uno o dos profesionales de patentes, la calidad de los profesionales individuales es mucho más importante que la calidad general de la empresa. Con eso en mente, ¿qué deberían buscar las empresas en un profesional de patentes? La experiencia en patentes, los antecedentes técnicos, la experiencia de inicio y la proximidad son cuatro de las cualidades más importantes que debe buscar en un gran abogado de patentes.

Experiencia en patentes
La Corte Suprema ha declarado que una solicitud de patente es uno de los documentos más desafiantes en la industria legal. Evaluar un invento, elaborar un conjunto de reclamos y hacer una lluvia de ideas sobre la divulgación técnica son solo algunas de las tareas difíciles. A menudo no hay sustituto para las 10,000 horas de dominio en este campo. Busque un profesional con muchos años de experiencia en el procesamiento de patentes, preferiblemente en campos técnicos similares a los que realiza su empresa.

Experiencia técnica
Un profesional de patentes con una sólida formación técnica puede beneficiar a su empresa de varias maneras. Quizás lo más significativo es que se necesita una sólida formación técnica para elaborar el aspecto más importante de una solicitud de patente: las reivindicaciones independientes. Al redactar las reivindicaciones independientes, un profesional de patentes elige aproximadamente 200 palabras que describen la invención con suficiente especificidad para distinguir la invención de todo lo conocido, y con suficiente amplitud para evitar que otras compañías realicen cambios simples (y “diseñen”) la invención. Esto no puede hacerse bien sin comprender verdaderamente la naturaleza técnica de la invención. Esta comprensión también proporciona una serie de otros beneficios (por ejemplo, aumentar la eficiencia y la eficacia de la comunicación).

Experiencia de inicio
Una startup necesita una cartera de patentes que se amplíe desde la etapa inicial hasta la etapa de adquisición o IPO. El escalado se logra mediante la asignación estratégica de recursos y brindando opciones para un cronograma y presupuesto precisos (mediante el uso de aplicaciones PCT y provisionales). Además, las startups a menudo requieren carteras flexibles e impactantes que se pueden desarrollar sin agotar recursos valiosos (específicamente, el tiempo del CEO y de los empleados). Los profesionales de patentes sin experiencia de inicio significativa a menudo no pueden satisfacer eficazmente estas necesidades particulares.

Proximidad
Algunas reuniones no se pueden lograr a través de Skype. El manejo de un prototipo y la lluvia de ideas en una pizarra son extremadamente útiles para que un profesional de patentes comprenda completamente la invención y prepare una solicitud de patente ideal, y es mucho más fácil establecer una relación con un profesional de patentes cuando trabaja cerca.

En base a estos cuatro criterios, las startups (y otras pequeñas empresas) pueden elegir de manera inteligente su representación de patentes.

Un buen abogado de patentes es mucho más difícil de encontrar que pueda darse cuenta.

Mucha gente piensa que Big Law es mejor, pero a menudo es mucho peor que las empresas más pequeñas o los solos. Por supuesto, también hay abogados solitarios muy incompetentes. El precio tampoco es un buen indicador. He visto algunas solicitudes de patentes horribles que eran muy caras.

Desea un abogado de patentes que pueda entregar resultados comerciales reales a su empresa. Entonces, ¿cómo encontrar eso?

Obtenga al menos dos abogados de patentes candidatos y solicite a cada uno muestras de su trabajo. Preferiblemente obtenga * patentes emitidas *, no solo solicitudes publicadas.

Haga que cada abogado revise el trabajo del otro abogado.

Haga estas preguntas:

1. ¿Esta patente está bien escrita o no? Cuales son sus problemas? ¿Qué harías diferente?
2. ¿Cómo atacarías esta patente si fuera afirmada en mi contra? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son sus puntos fuertes?
3. Si tuviera que licenciar esta patente del propietario, ¿cómo calcularía una regalía razonable? ¿Hay debilidades en la patente que explotaríamos durante las negociaciones?
4. Si tuviera que vender esta patente, ¿cómo determinaría un precio de venta justo? ¿Qué factores considerarías para determinar un precio?
5. Mirando el historial de la patente, ¿hizo el abogado un buen trabajo discutiendo con el examinador?

Su propósito es que un profesional revise el producto real del trabajo. Entrevistará a ambos abogados al mismo tiempo, y se centrará en las cosas que importan.

Desde su punto de vista, desea ver lo siguiente:

Una patente bien escrita es fácil de leer. Es muy difícil escribir una aplicación clara y fácil de entender. Es fácil escribir una gran pila de jerga legal gruesa y densa que nadie puede entender. (Los abogados generalmente lo harán cuando no entiendan la invención).

La patente es un * activo comercial *. Debe explicar la invención de manera clara y precisa para que pueda hacer cumplir el activo. Idealmente, está escrito tan bien que puede empujarlo hacia el infractor, y el infractor lo comprende de inmediato. Si está tan enrevesado y mal escrito, el infractor tendrá que enviarlo a sus abogados para que lo asimilen, y usted no puede cerrar el trato.

Un abogado de patentes tiene conocimiento sobre la ley de patentes y las reglas relacionadas con los procedimientos de la oficina de patentes. El borrador de la solicitud de patente se puede preparar solo para una persona que conozca bien la ley de patentes y, por lo tanto, la necesidad de un abogado de patentes. Por lo tanto, aunque el inventor tiene los conocimientos técnicos relacionados con la invención, es posible que no tenga la experiencia necesaria para redactar una solicitud de patente efectiva.

¿Qué factores y atributos personales debemos considerar al seleccionar un abogado de patentes?

Los honorarios del abogado de patentes no deberían ser la única consideración

Las calificaciones del abogado de patentes

Servicio al cliente eficiente

Éxito pasado del abogado de patentes

Claridad de las patentes redactadas por él en el pasado.

Experiencia en litigios

Sentido común

Habilidades de manejo del tiempo

Habilidades de gestión de personas

– Aprenda el proceso de patentes para saber de qué habla cuando habla con ellos. La guía de patentes NOLO es una excelente manera de ponerse al día
– ¿Han hecho un trabajo similar en el pasado?
– Busque las patentes presentadas por ellos para ver qué patentes presentaron para ver si presentaron la patente ellos mismos. Las patentes de Google son una excelente manera de buscar
– ¿Presentarán dibujos formales o informales y lo harán ellos mismos o utilizarán una empresa externa? Recomiendo dibujos formales por razones que puedes encontrar en Quora.
– ¿Realizan la búsqueda de patentes ellos mismos o utilizan una agencia de búsqueda de patentes? También le recomiendo que busque su idea en Google, Google Patents y cualquier sitio que ya pueda venderle su producto. Mi esposa una vez pensó en medir cucharas que se unían porque eran magnéticas. Ya se vendían en Amazon.
– Cuáles son sus tarifas, por supuesto, para búsqueda, archivo, sorteos y respuesta al PTO. El PTO tiene una lista de abogados de patentes.
– Asegúrese de que valga la pena patentar su idea y tenga un plan sobre qué hacer con ella. El hecho de que pueda obtener una patente no significa que deba hacerlo. Necesita una forma de ganar dinero para justificar el costo

Tengo algunos recursos en PatentDirection.com con recomendaciones para encontrar un abogado de patentes que sea adecuado para usted. También tenemos una de las guías más completas para organizaciones en todo Estados Unidos que ofrecen servicios de patentes pro bono a pequeñas empresas e inventores individuales. Hay organizaciones pro bono en todos los estados que ofrecen servicios gratuitos de patentes y marcas registradas. En la mayoría de los casos, sus ingresos no pueden exceder el 300% de los límites de la Guía Federal de Pobreza.

Si su ingreso excede ese límite, sugeriría que investigue un poco para averiguar qué empresas hay en su área que brindan servicios de patentes. Luego mire la biografía de cada abogado para determinar cuánta experiencia tienen en el campo de la tecnología de su invención. Eso debería ayudarlo a comenzar en el camino correcto.

Para mí, lo más importante es: ¿el abogado / agente está familiarizado con el campo? No le pide a un abogado que generalmente se ocupa del diseño mecánico que escriba una patente de software (o viceversa). Por lo tanto, asegúrese de que el abogado tenga una comprensión básica de la terminología en su solicitud y haya presentado patentes similares.

Si el tiempo de presentación es importante, pregúnteles sobre su carga y si pueden presentarla antes de la fecha límite.

Si trabajan solos, pregúnteles cuánto tiempo han estado practicando. Las grandes empresas son más caras, pero cada solicitud es revisada por al menos un socio supervisor. La experiencia cuenta en la preparación y enjuiciamiento de solicitudes de patentes.

Hay varias maneras de encontrar a alguien con quien pueda trabajar que comprenda su tecnología. No sé cuál es su definición de “bueno”, así que iré con alguien con quien se sienta cómodo que comprenda lo que está tratando de patentar.

Un buen sitio que puede usar es Page en avvo.com, un sitio de clasificación de abogados. Puede ver si ofrecen consultas gratuitas (entre 30 y 60 minutos) donde puede obtener consejos básicos y generales sobre su idea. Además, observe sus antecedentes, ¿son mecánicos, físicos, eléctricos, informáticos, etc.? ¿Cómo se relaciona eso con la tecnología de su invención? Llame a algunas consultas gratuitas y vea cómo se lleva con el abogado de patentes. ¿Te sientes cómodo hablando con ellos? No se preocupe por dónde se encuentran, a menos que sea importante para usted conocerlos en persona. La ley de patentes se basa en la ley federal, por lo que un abogado de patentes registrado puede ubicarse en cualquier lugar de los EE. UU.

Con toda honestidad, esto es difícil de responder. Puede encontrar a alguien con mucha más experiencia, pero puede costar mucho más hacer el trabajo. Algunos de nosotros ofrecemos tarifas de tarifa plana, otros cobrarán una tarifa por hora (firmas de abogados más grandes). No hay una buena respuesta.

Si puede creerlo, Ideas y recursos para pequeños empresarios para emprendedores sugiere que no solicite recomendaciones confiables a socios comerciales u otros, lo que va completamente en contra de las mejores prácticas bien establecidas en la industria. El artículo también sugiere que si tiene un negocio en Internet, es posible que desee encontrar un abogado de patentes que también se especialice en la ley de la Primera Enmienda, casi como si ese tipo de abogados existiera fácilmente, lo cual no existe.

http://rolnikiplaw.com/

También puede seleccionar un agente de patentes, que es básicamente un profesional de derecho de patentes que no asistió a la facultad de derecho, pero que aprobó el examen de la barra de patentes, si no necesita un abogado.

También te sugiero que compares porque el profesional más caro no es necesariamente el mejor, especialmente si estás tratando de obtener una patente. Muchos abogados de patentes tienen que pagar muchos gastos generales, por lo que le cobran por pagar por su práctica.

Digo ve con experiencia y tus propios instintos.

Buena suerte y envíeme un mensaje si necesita más información.

Haga preguntas sobre en qué áreas se especializa y seleccione a alguien con experiencia en su área.

Hable con cinco o seis antes de decidir.

Hable con los inventores para quienes obtuvo patentes.

No espere que sepan nada sobre licencias. Encuentre un experto en licencias.