¿Se puede cambiar drásticamente una solicitud de patente siempre que la especificación y los dibujos describan los cambios?

En general, las reclamaciones se pueden cambiar dentro del alcance de la especificación, pero la especificación y los dibujos no se pueden cambiar significativamente después de la presentación. No puede agregar ningún “asunto nuevo” a las reclamaciones, especificaciones o dibujos de una patente (a menos que esté presentando una nueva solicitud CIP). La nueva materia incluye conceptos, detalles, materiales, características, etc. que no se incluyeron en la presentación original. Estoy dejando de lado cualquier discusión real sobre “divulgación inherente”, pero eso no se aplicaría a la mayoría del ejemplo hipotético (supongo que es hipotético) en los detalles de la pregunta.

En los Estados Unidos, puede reclamar cualquier cosa que la “descripción escrita” de la especificación describa “en términos tan completos, claros, concisos y exactos que permitan a cualquier persona experta en el arte a la que pertenece … hacer y usar lo mismo . ”

Esa cita proviene de 35 USC 112, que establece dos requisitos importantes para la relación entre una reclamación (es decir, “la invención”) y la especificación:

1. El requisito de “descripción escrita”
2. El requisito de “habilitación”

Lo hipotético en los detalles de la pregunta dice:

Si la especificación dice “un riel largo hecho de al menos un material” puede cambiarse a “un riel largo en forma de L hecho de metal recubierto con plástico en el exterior”.

La respuesta simple a esta pregunta es “no”. No está claro si el cambio sería a la reclamación o a la especificación, pero en cualquier caso, no se permitirá si esto es todo lo que la especificación hipotética dice literalmente sobre el Materiales del riel.

Si la especificación no dice literalmente que el material externo en el dibujo puede ser un “recubrimiento plástico” y que el material interno puede ser “metal”, entonces un intento de agregar ese lenguaje a la reclamación probablemente sería rechazado por no cumplir el requisito de “descripción escrita”. El mismo problema existe potencialmente con el término “en forma de L”, aunque se podría argumentar que la forma es inherentemente revelada por un dibujo que muestra adecuadamente la forma.

Por otro lado, si la especificación original enumeraba metal y plástico para los materiales internos y externos, pero no explica cómo se aplica el recubrimiento y si esa información no sería clara para una persona con habilidades ordinarias en la técnica, entonces el nuevo el lenguaje en el reclamo podría ser rechazado por no cumplir con el requisito de habilitación.

En su mayor parte, la especificación debe admitir literalmente cualquier idioma que desee en las reclamaciones. En los Estados Unidos, hay un poco de margen de maniobra basado en lo que una “persona de habilidad ordinaria en el arte” sabría o reconocería de lo que dice la especificación. Sin embargo, el requisito de soporte literal en la especificación del lenguaje de reclamo es aún más restrictivo en jurisdicciones fuera de los EE. UU.

Esto realmente depende de la jurisdicción.

En los Estados Unidos, siempre y cuando la modificación de la reclamación esté respaldada por los dibujos, no es un asunto nuevo. Por ejemplo, el “riel en forma de L” se muestra en los dibujos en su hipotético. Eso probablemente está bien.

Sin embargo, el “hecho de metal recubierto con plástico en el exterior” es realmente problemático en los Estados Unidos por una serie de razones 1) usted está describiendo una cosa por componentes y un proceso para hacer la cosa en el mismo reclamo y eso es no permitido bajo la Sección 112b; 2) El “metal recubierto con un plástico” no parece estar revelado en la especificación y me sería difícil imaginar cómo podría mostrarlo en los dibujos; 3) Generalmente, el uso de materiales conocidos (metal, plástico) no es una característica patentable. Incluso si esta limitación tuviera sentido y no fuera algo nuevo, no estoy seguro de si realmente ayudaría.

Si desea desconectar la discusión, envíeme un mensaje privado.

Primero déjenme ser claro, no soy abogado ni agente de patentes.

Los reclamos son el corazón y el alma de la patente. Deben ser “enseñados” y eso es lo que debe hacer el resto de la patente.

En los EE. UU., Uno de los objetivos es redactar la patente lo suficientemente amplia como para que cubra la mayor cantidad de territorio posible. Entonces, si hay una forma de “L” involucrada, uno mencionaría eso y otra forma específica que podría funcionar y luego incluiría una frase general como “y cualquier otra forma que razonablemente facilitaría el proceso que alguien familiarizado en la técnica considere necesario o ventajoso “. O algo así.

Aquí es donde los abogados y agentes de patentes ganan su dinero. Por haber hecho esto tantas veces saben cómo escribir para el público en la oficina de patentes. Saben cómo empujar el sobre ya menudo hacen sugerencias muy valiosas.

La idea es que parte de la patente ya existe en la mente de los expertos en el campo. Dado que debería esperarse que ya conozcan gran parte de la tecnología y tengan gran parte de ella en su cabeza, entonces no hay razón para explicarlo todo.

Dado que es raro no obtener una acción en la oficina, una de las cosas que pueden decir de todos modos es “reducir las cosas” un poco. Por lo tanto, vale la pena ir un poco amplio.

Depende Creo que reclamar una forma de L basada en el soporte de la Figura está bien, pero afirmar que “recubierto de metal con plástico en el exterior” sin ningún soporte adicional en la especificación, puede ir más allá de la especificación. Por ejemplo, uno puede argumentar que los materiales son madera y plástico, o metal-1 y metal-2, etc.